Sfruttare la PI

Cessione di diritti e accordi di licenza
Una corretta strategia di gestione degli asset immateriali deve implicare, oltre al diretto esercizio dei diritti di sfruttamento economico (ad esempio distribuire direttamente l’opera dell’ingegno, commercializzare l’invenzione oggetto del brevetto, utilizzare il disegno/modello, apporre il marchio sui propri prodotti, ecc.), anche la stipulazione di accordi di cessione o di licenza.
Un contratto di cessione dei diritti di proprietà industriale è, essenzialmente, un contratto mediante il quale il titolare cede a un terzo tutti o alcuni diritti di sfruttamento economico (ovviamente non potrà cedere i diritti morali), dietro versamento di un corrispettivo versato in un’unica soluzione o frazionato nel tempo. Così operando, il titolare si spoglia della titolarità di tali diritti che vengono, invece, acquisiti dal cessionario.
Con gli accordi di licenza, invece, il titolare (licenziante) conserva la titolarità dei diritti, ma concede a un altro soggetto (licenziatario), per un periodo di tempo predefinito, il diritto di esercitare determinati diritti – quali quello di apporre il marchio del titolare sui propri prodotti, il diritto di commercializzare l’invenzione coperta da brevetto, e così via – dietro versamento di un corrispettivo, che include solitamente una parte fissa e una parte variabile commisurata alle transazioni commerciali conseguite dal licenziatario grazie alla licenza (royalty). Anche in questo caso, la migliore strategia deve essere valutata tenendo in considerazione gli specifici obiettivi da raggiungere. In ogni caso tutto dipenderà dalla protezione di cui beneficiano i diritti del titolare: maggiore è l’estensione, maggiori saranno le possibilità di valorizzazione commerciale. Per esempio, qualora il titolare abbia protetto un marchio solo con la registrazione italiana, non potrà concedere in licenza il marchio per il territorio francese. Ove, al contrario, abbia ottenuto una registrazione comunitaria, potrà stipulare lo stesso accordo di licenza non solo per il territorio italiano ma anche per tutto quello comunitario.

Know-how e trasferimento di tecnologia
Investire nella ricerca e nell’innovazione non solo attribuisce un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti, ma consente alle imprese anche la possibilità di sfruttarne commercialmente i risultati. Oltre alle opportunità offerte dallo sfruttamento di registrazioni e brevetti (principalmente attraverso contratti di licenza), le imprese possono infatti sfruttare il proprio know-how, ovvero quelle innovazioni e conoscenze – anche se spesso non soddisfano i requisiti per la brevettazione – che rivestono un’importanza strategica decisiva. Il know-how comprende conoscenze industriali (quali la temperatura ottimale per compiere un determinato processo o la configurazione ottimale di un sistema informatico) e conoscenze commerciali quali la conoscenza di referenti affidabili in mercati esteri, di prassi amministrative locali, di efficaci strategie pubblicitarie e così via. Tali informazioni sono protette dalla disciplina del cosiddetto segreto industriale previsto dagli artt. 98 e 99 del CPI e nulla vieta alle imprese di sfruttarle commercialmente mediante appositi accordi volti a trasferire tecnologie o conoscenze (anche attraverso contratti di franchising) o ad organizzare corsi di formazione per dipendenti di altre imprese.

Merchandising, franchising, co-branding
Ulteriori opportunità sono offerte dalla possibilità di utilizzare accordi di merchandising, franchising e co-branding per ottenere dai diritti di proprietà industriale il massimo vantaggio economico.
Attraverso un accordo di merchandising, il titolare di un marchio concede a un licenziatario il diritto di apporlo sui propri prodotti o servizi (generalmente attinenti a un ambito merceologico diverso da quello del titolare) purché tale marchio sia protetto anche nella categoria/classe merceologica dei prodotti del licenziatario. Attraverso questa strategia commerciale il titolare potrà sfruttare l’effetto traino del proprio marchio (specialmente se rinomato) ed espanderne fortemente le potenzialità.
Attraverso il franchising (o affiliazione commerciale, disciplinata dalla Legge 129/2004), un’impresa può concedere a un soggetto (definito affiliato o franchisee) la disponibilità di propri diritti di proprietà industriale – relativi a marchi, denominazioni commerciali, brevetti, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how, consulenza tecnica o commerciale – inserendolo in una rete di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati prodotti e/o servizi. Generalmente, a fronte di queste concessioni, l’impresa ottiene dall’affiliato un corrispettivo commisurato al fatturato annuo, unitamente all’impegno a rispettare i propri standard produttivi e qualitativi.
Un’ulteriore opportunità viene presentata dal cosiddetto co-branding (o co-denominazione) ovvero l’accordo attraverso il quale un’impresa può associare al proprio marchio quello di un’altra impresa al fine di accrescere la forza attrattiva dei prodotti o servizi sui quali i due segni sono apposti o per ottimizzare i costi relativi a una campagna pubblicitaria.

Strumenti di IP Finance
La proprietà industriale non ricopre esclusivamente una funzione difensiva dei redditi aziendali, ma può essere monetizzata, cioè trasformata in un’ulteriore fonte di reddito per le imprese. Al tradizionale approccio legale o difensivo si affianca, quindi, un approccio business oriented nelle modalità di gestione e valutazione della proprietà industriale, intesa come strumento competitivo e finanziario. Si sono, pertanto, diffuse pratiche di monetizzazione degli asset di proprietà industriale alternative rispetto agli accordi di vendita o licenza. In base ad esse, la proprietà industriale può essere utilizzata per accedere a nuove fonti di finanziamento, quali strumenti finanziari tradizionali (finanziamenti, leasing) o soluzioni strutturate studiate specificatamente per le esigenze dell’impresa (strumenti di IP Finance). Questi ultimi offrono ottime opportunità di business sia alle imprese sia alle istituzioni finanziarie: le prime in quanto hanno a disposizione nuove possibilità di finanziamento, sfruttando asset dormienti o sottovalutati; le seconde in quanto possono incrementare i margini d’intermediazione e fornire finanziamenti garantendosi con asset rappresentativi del vero valore aziendale. Alcuni degli strumenti di IP Finance sono rappresentati di seguito:

  • IP LOAN: la proprietà intellettuale viene utilizzata come garanzia per un prestito.
    Funzione: Consente di ampliare le fonti di finanziamento grazie ad un più attivo utilizzo della proprietà intellettuale.
    IP Asset: Brevetti, Copyright, Marchi.
     
  • IP SECURITIZATION: il flusso di pagamenti (royalty) viene trasformato in titoli negoziabili collocati presso gli investitori.
    Funzione: Permette ai detentori di proprietà intellettuale di finanziarsi mediante l’anticipazione dei redditi derivanti dal suo impiego o dalla concessione dei relativi diritti.
    IP Asset: Brevetti, Copyright, Marchi, Contratti di franchising, Contratti di merchandising. 
  • IP SALE AND LEASE BACK: cessione della proprietà intellettuale ad una società di leasing e stipula contestuale di un contratto di leasing.
    Funzione: Consente ai detentori di proprietà intellettuale di finanziarsi mediante la vendita dell’asset con possibilità di riscatto.
    IP Asset: Brevetti, Copyright, Marchi.

 

                                                                                                                                                                                                             

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