Cosa deve essere trascritto

L’istanza di trascrizione deve essere presentata quando si intende comunicare e rendere opponibile a terzi la modifica o il trasferimento della titolarità di un diritto di proprietà industriale (marchio, brevetto, disegno/modello ecc.), sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. Ad esempio:

 

  • cessione parziale o totale di marchio, brevetto, disegno/modello ecc.
  • cessione parziale o totale di azienda o ramo d’azienda, fusione o scissione di azienda, divisioni societarie
  • concessione diritto d’uso, comodato d’uso, costituzione usufrutto, donazione
  • concessione licenza d’uso esclusiva/non esclusiva
  • successione legittima/testamentaria
  • costituzione/estinzione diritto di garanzia (pegno o ipoteca)
  • verbale di pignoramento, atto di esecuzione pignoramento, verbale di aggiudicazione giudiziale, sospensione
  • vendita diritti pignorati, sequestro, espropriazione, sentenze domanda giudiziale di accertamento titolarità, sentenza di accertamento/trasferimento titolarità.

La trascrizione è un atto amministrativo con il quale si dà pubblicità non costitutiva con efficacia di opponibilità ai terzi nei casi di sequestro e pignoramento ove l'efficacia è costitutiva e impedisce trascrizioni di atti dispositivi del diritto successivi.

 

Presentazione dell’istanza di trascrizione

Per registrare un qualsiasi cambiamento della titolarità dei diritti di proprietà industriale o la costituzione di diritti di garanzia sugli stessi è necessario che il richiedente presenti un’istanza di trascrizione in bollo, nel caso del deposito telematico di € 85,00 valido per l’istanza di trascrizione e suoi allegati, mentre nel caso di deposito cartaceo è € 16,00 ogni 4 pagine ( anche gli allegati sono gravati dalla stessa imposta),con gli estremi della vicenda traslativa, l'indicazione degli  allegati, il domicilio elettivo, i dati anagrafici del richiedente o del mandatario (ove nominato) e i diritti di proprietà industriale trasferiti, individuati con il numero di domanda o di concessione/registrazione. 

L’istanza può essere trasmessa on-line tramite il sito https://servizionline.uibm.gov.it (il pagamento dei diritti/tasse può essere effettuato attraverso l’utilizzo del modello F24) oppure depositata in formato cartaceo presso le Camere di Commercio o attraverso deposito postale inviato all’UIBM. 

All'istanza di trascrizione vanno allegati:

1. Originale/copia conforme all'originale dell’atto traslativo che si intende trascrivere: scrittura privata autenticata/non autenticata, dichiarazione di cessione / avvenuta cessione per la sola ipotesi di mera cessione di diritti di proprietà industriale, atto pubblico, certificato registro imprese nazionale o estero o certificazione notarile o di altro pubblico ufficiale (per il solo caso di fusione societaria). Le sentenze traslative o modificative della titolarità vanno registrate presso l’Agenzia delle Entrate, ove dovuto; gli atti di citazione – finalizzati all'emanazione delle dette sentenze – devono essere stati notificati alla controparte. Per le fusioni è possibile la certificazione d’ufficio da parte delle competenti Camere di Commercio. Ogni atto prodotto deve inoltre essere in regola con l'imposta di bollo e di registro, ove prevista. Gli atti perfezionati all'estero devono essere preventivamente depositati presso un notaio italiano; l'unica eccezione ricorre nell'ipotesi in cui  una delle parti sia italiana e abbia sottoscritto l'accordo in data successiva alla parte straniera; l'atto, in questo caso, viene considerato come perfezionato in Italia e pertanto non deve essere depositato presso un notaio italiano. Gli atti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, che può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato; l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha facoltà di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale.

2. Eventuale lettera di  incarico a mandatario (consulente in proprietà industriale o avvocato iscritto al relativo albo professionale), bollata con marca da 16,00 euro (salvo il caso del deposito on-line dell'istanza); la stessa deve essere sottoscritta da mandante e mandatario, datata e non necessita di notarizzazione; nel caso di mandato riferito a marchi e novità vegetali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di 34,00 euro attraverso l’utilizzo del modello F24 intestato a: “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara“.     

Si ricorda che la lettera di incarico può essere generale o speciale: nel primo caso farà riferimento a tutte le procedure attivabili presso l'UIBM connesse a titoli di proprietà industriale posseduti dal soggetto mandante; nel secondo farà esclusivo riferimento all'istanza da esaminare e/o ai diritti coinvolti dalla stessa. L’art. 201 del Codice della Proprietà Industriale prevede anche il ricorso a una procura generale, che si distingue dalla fattispecie precedente in quanto è un incarico di rappresentanza e non di mandato e consiste in un atto notarizzato. La marca da bollo da 16,00 euro deve essere apposta anche sull'eventuale atto separato con cui il mandatario fa riferimento alla procura generale o lettera d'incarico generale già depositata per altre procedure presso l'UIBM.

 

3. Attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa pari a:

euro 50,00 per ogni brevetto nazionale ed europeo, modello di utilità, disegno/modello.

euro 81,00 per ogni marchio nazionale e internazionale, novità vegetale.

euro 67,00 per ogni certificato protezione complementare (CCP e CCPF).

Tali tasse devono essere corrisposte in misura proporzionale al numero dei titoli di proprietà industriale interessati dalla trascrizione e ad ogni atto presentato ai fini della stessa: è infatti possibile redigere un’istanza con cui si chiede all'Amministrazione di provvedere alla trascrizione di più passaggi di titolarità successivi. Il versamento deve essere effettuato esclusivamente sul modello F24 intestato alla Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (causale “trascrizione”). Sono esonerate dal pagamento delle tasse di trascrizione, limitatamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le Università, le Amministrazioni Pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le Amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali nel solo caso in cui siano soggetti acquirenti.

Sia gli atti da trascrivere sia l’eventuale lettera di incarico a mandatario possono essere prodotti in fotocopia ove già presentati all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per altra trascrizione/annotazione o per altra procedura, da citare nella istanza di trascrizione onde consentire all'Ufficio le verifiche del caso.

A deposito avvenuto, all'utente viene rilasciata copia del verbale di deposito (semplice o in copia conforme all'originale su richiesta del depositante), contraddistinto dalla lettera E, sottoscritto dall'ufficiale rogante e dal richiedente, nel quale è riportata la data di deposito nonché un numero identificativo assegnato in ordine cronologico; da tale data decorreranno gli effetti della trascrizione, una volta esaminata dagli uffici competenti.


Casi particolari
In caso di mera cessione dei diritti di proprietà industriale è sufficiente presentare una dichiarazione, in bollo, di cessione / avvenuta cessione dei titoli, contenente i dati anagrafici del cedente e del cessionario e l’elenco dei diritti che ne sono oggetto (con i numeri e le date di registrazione e/o di domanda), sottoscritta in firma semplice da entrambe le parti contraenti e registrata presso l’Agenzia delle Entrate. Stante il proprio contenuto dichiarativo e non contrattuale, la dichiarazione, ove sottoscritta all'estero, non necessita neppure del preventivo deposito presso un notaio italiano previsto dalla vigente legge notarile e, qualora redatta con testo bilingue (tra cui l'italiano) debitamente sottoscritto dalle parti, neppure della prescritta traduzione.
In caso di fusione si può depositare un certificato del Registro delle Imprese o una dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale o una certificazione d’ufficio rilasciata dalla Camera di Commercio che attesti l'avvenuta fusione; trattandosi di certificazioni, per le stesse non è necessaria la preventiva registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e neppure l'assolvimento dell'imposta di bollo.
In caso di trascrizione per successione testamentaria è sufficiente copia del testamento pubblicato. In mancanza di testamento, e quindi in caso di successione legittima, si deve produrre copia della dichiarazione di successione presentata presso la competente Agenzia delle Entrate. Nei casi previsti dall’art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è facoltà degli eredi auto certificare la loro qualifica e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In caso di sequestro/pignoramento nell'ambito di procedure cautelari esecutive occorre depositare la copia uso trascrizione del verbale dell'avvenuto sequestro/pignoramento sottoscritto dall'ufficiale giudiziario e completo della “relata di notifica” redatta secondo le norme del codice di procedura civile. Si sottolinea la necessità di procedere con tempestività alle trascrizioni in argomento stante la previsione normativa contenuta nell'art. 137 comma 6) del CPI.
In caso di trascrizione di un provvedimento adottato nell'ambito di un procedimento giudiziario (notificato alla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM) per il tramite di  ufficiali di polizia giudiziaria o di un provvedimento emanato dalla competente Autorità tributaria, i soggetti richiedenti sono esonerati dal pagamento delle imposte connesse alla richiesta di trascrizione (concessione governativa, bollo ecc.)
Le trascrizioni di procedimenti cautelari precludono trascrizioni successive e hanno efficacia costitutiva.

Istanze cumulative
È possibile presentare anche una sola richiesta di trascrizione quando la modifica riguardi più passaggi di titolarità o più diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, disegni/modelli ecc.) sia allo stato di domanda sia concessi, a condizione che il beneficiario del cambiamento (cessionario, acquirente, nuovo titolare) sia lo stesso per tutti i titoli indicati.
È consigliato presentare le istanze di trascrizione concernenti marchi nazionali e internazionali separatamente. Se il richiedente intende comunque depositare un’istanza cumulativa, dovrà allegare copie della relativa documentazione, da destinare agli uffici dell’UIBM rispettivamente competenti.

INFORMATIVA

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