Come sfruttare un brevetto

Un brevetto di per sé non è garanzia di successo commerciale. Rappresenta uno strumento che aumenta la capacità di un’azienda di beneficiare delle proprie invenzioni. Perché possa fornire un beneficio tangibile, un brevetto deve essere sfruttato efficacemente: in linea di massima produrrà profitti solo se il prodotto incontrerà i favori del mercato oppure se aumenterà la forza e il potere contrattuale dell’impresa stessa.
Per utilizzare economicamente al meglio un proprio brevetto, in alternativa o ad integrazione della sua commercializzazione diretta, un’azienda dispone di una serie di opzioni:

  • vendere il brevetto a terzi
  • dare il brevetto in usufrutto
  • concedere in licenza il brevetto ad altri
  • stabilire una joint venture o altre alleanze strategiche con altre imprese che hanno beni complementari
  • concedere in pegno un brevetto.

Ogni cambiamento/cessione della titolarità di un brevetto deve essere registrato presentando all’UIBM un’apposita istanza di trascrizione, anche al fine di essere opponibile a terzi.

Vendere un brevetto
La cessione a terzi, vale a dire il trasferimento della titolarità di un brevetto ad altri soggetti,  comporta il trasferimento permanente della titolarità del brevetto a un’altra persona. Avviene di norma con un contratto traslativo, quale la vendita, la permuta, la donazione, il conferimento in società. Si applicano pertanto le norme del tipo contrattuale concretamente adottate.
Il ricavo avviene sotto forma di pagamento unico e definitivo, che non prevede ulteriori introiti.

Dare in usufrutto un brevetto
Un brevetto può anche essere concesso in usufrutto: un diritto reale, a tempo determinato.
Chi è titolare del diritto di usufrutto può infatti usare il brevetto e trarne ogni utilità che se ne può ricavare, con il limite del rispetto della sua destinazione economica. Il proprietario che ha dato in usufrutto il brevetto è detto nudo proprietario, mentre il titolare del diritto di usufrutto è detto usufruttario. Al termine dell’usufrutto in nudo proprietario riacquista la pienezza della proprietà.

Concedere in licenza un brevetto
Un brevetto viene ceduto in licenza quando il relativo proprietario (il licenziante) concede il permesso ad altro soggetto (il licenziatario) di utilizzare l’invenzione (o il modello di utilità o la nuova varietà vegetale) brevettata per scopi concordati reciprocamente. In questi casi, un contratto di concessione viene generalmente firmato tra le due parti, specificando i termini e l’ambito dell’accordo.
Al contrario della vendita, la concessione in licenza di un brevetto a terzi consente di ricevere periodicamente delle retribuzioni (di solito si tratta di royalty) a fronte dell'autorizzazione all'utilizzo. Per tale motivo la concessione di una licenza può essere una strategia finanziaria molto valida dal punto di vista economico, particolarmente utile se il soggetto titolare del brevetto non si trova nella condizione di produrla del tutto o in quantità sufficiente per soddisfare una certa esigenza di mercato o coprire una determinata area geografica.

Ci sono tre tipi di accordi di licenza che dipendono dal numero di coloro che hanno ottenuto la stessa e che potranno sfruttare commercialmente il brevetto:

  • licenza esclusiva: un solo concessionario ha il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata, la quale non può essere usata dal proprietario del brevetto
  • licenza unica: un solo concessionario, unitamente al proprietario del brevetto, ha il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata
  • licenza non esclusiva: diversi concessionari, verosimilmente in aree diverse, e il titolare del brevetto hanno il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata.

In un singolo accordo di concessione può essere prevista l’assegnazione di alcuni diritti su base esclusiva e di altri su base unica o non esclusiva.
La scelta se concedere una licenza esclusiva o non esclusiva dipende dal tipo di prodotto brevettato e dalla strategia commerciale dell’azienda. Ad esempio, se la tecnologia brevettata può diventare uno standard necessario per tutti coloro che fanno parte di un dato mercato al fine di realizzare i propri affari, una licenza non esclusiva largamente concessa sarebbe la più vantaggiosa. Se, invece, il prodotto necessita di notevoli costi per la sua commercializzazione (ad esempio, un prodotto farmaceutico che richiede investimenti per compiere esperimenti clinici) un potenziale licenziatario verosimilmente non desidererebbe la concorrenza di altri licenziatari e, comprensibilmente, potrà cercare di ottenere una licenza esclusiva.

Quanto alla redditività di una licenza, nei contratti di concessione il proprietario del diritto generalmente è remunerato mediante pagamenti forfettari e/o attraverso la riscossione periodica di royalty, che si possono basare sul volume di produzione del prodotto in concessione (royalty per unità di produzione) oppure sulle vendite nette (royalty sulle vendite nette). In molti casi la remunerazione per la concessione di un brevetto è una combinazione di pagamento forfettario e royalty. Talvolta, una quota del capitale della compagnia del licenziatario può sostituire una royalty.
Mentre gli standard industriali per le percentuali di royalty esistono per particolari industrie e possono essere utilmente consultati, si deve ricordare che ogni accordo di concessione è unico e che la percentuale di royalty dipende da fattori particolari e molto precisi che vanno negoziati. Ne segue che gli standard industriali possono servire come utile guida iniziale, ma il rapportarsi ad essi in maniera eccessiva può essere fuorviante.

Dar vita a una joint venture o ad altre alleanze strategiche
La quarta soluzione per lo sfruttamento dei diritti brevettuali è dar vita a un sistema di licenze incrociate, con il quale i firmatari dell’accordo si scambiano reciprocamente licenze sui propri brevetti. La licenza incrociata è molto comune nelle industrie, dove molti brevetti che coprono un ampio ambito di invenzioni complementari appartengono a due o più concorrenti, i quali si accordano per concedersi vicendevolmente l'autorizzazione a utilizzare i propri titoli brevettuali.

Concedere in pegno un brevetto
Seppure non molto diffusa nella prassi, è configurabile la costituzione di un diritto di pegno su brevetti. Si tratta di un’opportunità molto utile per gli imprenditori che abbiano bisogno di risorse finanziarie per effettuare gli investimenti necessari allo sviluppo della propria azienda. Anche il pegno su un brevetto di un’invenzione industriale si costituisce mediante trascrizione presso l’UIBM: secondo la dottrina prevalente, la trascrizione svolge infatti, per i diritti reali di garanzia, una funzione costitutiva. Così, l’eventuale concorso tra più diritti di pegno nello stesso brevetto sarà risolto in base all’ordine di priorità delle trascrizioni.
 

 

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